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守信如金, 为业载道

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金道原创 | 企业专利风险防范九问

知识产权是国际竞争力的核心要素,也是国际争端的焦点,我国实行严格的知识产权保护制度,坚决依法惩处侵犯知识产权的行为,比如引入惩罚性赔偿制度,显著提高侵权代价和违法成本,威慑违法侵权行为。

知识产权保护制度越严格,企业应越注重专利风险的防范。笔者为此整理了技术研发、产品上市、技术规避、受到侵权指控等过程中出现的容易让企业产生困惑的点,进行了罗列式问答,以期帮助企业减少专利风险。

注:

1)下文出现的专利一般指发明和实用新型,本文暂不涉及外观设计。

2)全文以科创型企业为对象进行回答。

Q1

企业的产品已经在市场上销售,是否还能申请专利?

A

根据《专利法》相关规定,申请专利需遵循未公开原则,即要求授予专利权的发明和实用新型应当不属于现有技术。其中,现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

故企业在产品进入市场之前及时申请专利,可以减少专利的不稳定性。

Q2

企业自有技术申请了专利,是不是就不会侵犯在先专利?

A

不一定,专利授权条件和侵权判定方式不同,能够被授权并不当然意味着不会侵犯在先专利,具体情况仍需具体分析。

Q3

专利授权条件和侵权判定方式的区别在哪?

A

发明创造只要符合《专利法》所规定的三性,即实用性、新颖性和创造性,就可以被授予专利权。

侵权判定主要遵循全面覆盖原则和等同原则,具体方式可以参考如下表格:

Q4

企业技术研发如何避免侵犯在先专利?

A

两点非常重要。首先,在确定企业开发主题和方向前,应做好知识产权情报检索与调查;其次,利用《专利法》相关规定对在先专利进行技术破解或规避。

Q5

企业面对侵权指控,该怎么应对?

A

一般有三个方面的抗辩,其一针对权利基础的抗辩,即对专利提起无效,以期缩小专利的保护范围甚至无效掉整个专利;其二被控方案不落入涉案专利保护范围的不侵权抗辩;其三现有技术抗辩。

Q6

企业技术研发成功后,保护方式如何选择?

A

技术研发成功后,一般有两种选择,除了当做商业秘密进行严格保护以外,还可以通过申请专利对其保护。至于如何选择,企业需要清楚专利与商业秘密存在的区别。

专利与商业秘密在保密性、排他性及有效性三个方面存在区别,具体如下:

商业秘密要求企业对其主张的权利采取合理的保密措施,专利以公开换保护,无须采取保密措施。

商业秘密不具有排他性,不能阻止他人合法开发、享有、使用等行为,专利在权利有效期内具有排他性,即未经专利权人许可,他人不得实施制造、销售等侵犯专利权的行为。

商业秘密没有法定保护期限,只要企业保护得当没有被公开,商业秘密的保护期限可以延续许多年,甚至超过专利保护期限,但专利在法律规定内具有有限的保护期限,一旦到期,将变成公知技术。

综上,针对保护方式的选择,如下建议可供参考:

1)市场寿命不长的,可以申请专利;

2)容易通过反向工程破解的,可以申请专利;

3)容易被创新取代的,可以申请专利;

4)企业核心技术,难以取代的,且保密措施能够到位的,可以通过商业秘密进行保护。

Q7

企业委托他人完成或者与他人合作完成的发明创造,是否一定要约定知识产权权属?

A

根据《专利法》相关规定,除另有协议约定的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位,即若无相关协议条款约定,企业委托他人开发的,申请权属于受托人,企业与他人合作开发的,申请权属于企业与其合作者共有。

故为避免权属纠纷,建议在协议中约定知识产权权属的条款。

Q8

企业员工所做的发明创造,申请权一定属于企业吗?

A

不一定,只有职务发明创造的申请权属于企业。

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。

若企业需在员工本职工作之外,临时交派研发项目时,建议保留交派等相关证据。

Q9

专利权被授予前能够在产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上进行标注吗?

A

不可以。根据《广告法》相关规定,禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。