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守信如金, 为业载道

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守信如金, 为业载道

金道业绩 | 专利侵权诉讼的突围之路——现有技术抗辩成功

在众多的专利侵权诉讼案件中,作为被控侵权人,通常会选择对原告专利的有效性(即权利基础的稳定性)发起挑战,同时坚持被诉侵权产品技术方案不落入专利的保护范围,并以此两个方向来开展具体的抗辩。但是实际上除了以上两个普遍的抗辩方向外,还存在着一个重要的抗辩方向,即现有技术抗辩

现有技术抗辩

所谓现有技术抗辩指的是被控侵权人有证据证明其实施的技术属于申请日之前为公众所知的技术的,则不构成侵犯专利权。

申请日之前的公知技术往往是以具体的产品形式存在,要想现有技术抗辩成功,则必须满足两个条件:一是上述公知的产品公开时间在申请日之前,二是上述公知的产品包含的技术方案和被诉产品相同或无实质区别。在实际中,正是因为以上两方面的严格要求,使得现有技术抗辩成立所依赖的证据往往很难获得,即使获得也容易因为无法满足证据的完备性而被否定,从而导致了现有技术抗辩一直未被广泛适用的现实困境。本文谨以笔者承办的一起实用新型侵权诉讼案件,简要介绍如何通过系统的梳理与严格的取证,以现有技术抗辩突围,取得胜诉判决。

龙头之争,出师不利

本案原被告双方都是物流搬运车行业内享有盛誉的生产制造商,随着传统柴油叉车市场的饱和,新兴的轻量化电动搬运车越来越受到市场的青睐,且由于其潜在的巨大市场体量,针对轻量化电动搬运车的市场竞争日趋激烈。在2020年,被告B公司陆续收到来自原告A公司的专利侵权起诉,A公司针对B公司的明星产品“XL电动搬运车”从外观到结构发起了四项专利诉讼。B公司在收到应诉通知书后,立刻针对A公司专利发起了无效宣告,但是都以失败告终,且部分案件处于一审败诉的困境。笔者团队开始介入后,迅速梳理了案件情况,针对不同案件制定了不同的抗辩策略。其中的典型一案中,原告A公司专利本身的保护范围极大,被告技术方案很难避免不落入保护范围,另一方面,B公司发起的针对专利权有效性的挑战又遇到了强大阻碍。前期的出师不利,使得B公司处于完全被动的局面。在开始介入并梳理案情后,笔者团队对于被诉侵权产品的技术方案开展了细致且全面的分析,现有技术抗辩的路径逐渐清晰。最后确定虽然现有技术抗辩成功难度较大,但是在现在十分不利的困境下,绝对是值得尝试的一条突围之路。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”

明确了现有技术抗辩的方向后,笔者团队一方面通过与客户的多轮沟通,详细了解了被控侵权产品技术方案的形成与经过,行业内相关产品的基本概况,并在此基础上综合分析了被控侵权的技术方案在行业内的普遍性和现有技术产品取得可行性,另一方面则是参照涉案专利技术特征,对被诉侵权产品的技术特征进行了全面分析,以确定现有技术比对的界限范围。结合这两方面的工作成果,笔者团队制定了系统的取证策略。

01
第一步
网络搜索专利申请日之前公开的同类型产品资料,包括网页资料、说明书资料,缩小排查的对象范围。
02
第二步
进行实物确认,专利申请日前已流入市场的同类型产品由于时间久远,一般不会再存在于现在的销售环节中,但由于同系列产品的结构升级具有一定的延续性,所以在这一步比对中,为了尽可能节约资源,采用的是以现有销售的同型号产品与被诉侵权产品进行比对,侧面明确老型号构成被控侵权产品的现有技术的可能性。
03
第三步
就是以确定的型号进行市场搜索,借助销售门店的咨询,二手市场等途径,寻找申请日之前的实物设备。

通过第一步和第二步,我们明确了C公司生产的P产品在申请日之前的市场存在并销售,且P产品目前在市场销售的型号与被控侵权技术方案技术特征比对基本相同。基本确定了寻找目标就是申请日之前的老型号P产品,通过多处走访以及行业渠道了解,最终找到了在申请日之前的P产品。虽然找到了可以用以进行现有技术比对的产品,但是这只是完成了现有技术抗辩工作的一小段,围绕P产品,如何最大程度完善证据三性,以确保其证明力,成为现有技术抗辩突围成功的关键。

由于寻得的老型号P产品是在2015年从销售门店购得,车身状况并不是很好,且由于时间久远,没有保留任何购买凭证,在购买者不愿过多配合且无法直接从销售商获取当初销售信息的情况下,我们能做的只能是围绕车本身进行最大程度的举证。通过对车身有限信息的细致排查,我们注意到车身上铭牌的机器编码,考虑到生产商对于此类产品的生产一般都会一机一码以便于后续跟踪,我们尝试拨打官方售后电话,通过机器编号了解该车的生产及销售时间,幸运的是如预期一致,售后人员通过机器编号准确提供了该车在2015年5月23日从生产商发货的信息,早于涉案专利的申请日2015年10月30日。进一步的,我们通过网络收集到了在专利申请日之前该型号车辆的展销会信息,各大视频门户视频资料,以公证的形式将上述证据公证保存,以此相互印证证明该型号P产品在申请日之前已经公开。通过以上的工作,我们认为在时间点的证明上,已经形成了较为完整的证据链,可以证明该P产品在申请日之前已经为公众所知。但是我们同时也注意到一个瑕疵,即无法证明该车与当时销售的车是同一辆车,围绕这个瑕疵,我们进行了多轮讨论,制定了针对举证责任问题的详细预案,针对原告可能提出的质疑,以行业惯例,车身痕迹等多方面来支持该车的同一性问题。通过上述的工作准备,支持了P产品可以作为现有技术来进行比对,但是是否真正构成现有设计抗辩,更为重要的则是具体技术特征的比对,只有证明了B公司侵权产品技术方案中的技术特征,与P产品技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,现有设计抗辩才能获得最终的胜利。因而,紧接着针对重要的技术特征比对环节,我们采用图表化对照方式,实现了技术特征比对的可视化和直观化,通过对产品具体特征的清晰标注,结合庭审的当庭阐述,让法官通过书面材料与实物的相互对应关系,快速理解特征比对内容。通过以上全面且系统的准备工作,笔者团队最终完整地铺设了现有技术抗辩这一突围之路。

近日,法院一审裁决,现有技术抗辩成立,驳回原告全部诉讼请求。

以下为庭审特征比对书面材料及判决书节选一览:

特征比对表
判决书节选