作者：
马利峰
浙江金道律师事务所权益合伙人
王玲洁
浙江金道律师事务所实习律师

一
案情简介
杭州某贸易公司（以下简称A公司）诉某母婴用品公司（以下简称B公司）销售的床护栏产品侵犯了其现阶段依法享有的稳定有效的实用新型专利权，并对B公司在网络销售平台商的销售行为进行了相关的网页、购买产品的证据保全公证，其购买的床护栏产品包装上明确印有B公司商标。A公司主张B公司实施了制造、销售、许诺销售侵权产品的行为，B公司辩称其仅为销售商，侵权产品是由第三人（以下简称C公司）设计生产，并提供了B公司与C公司之间的采购合同、汇款凭证及发票。经过当庭技术比对，基本认定被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围的前提下，本案的争议焦点为：B公司的合法来源抗辩是否成立。

由本案引发的思考是，在专利侵权案件中，如果销售的被控侵权产品上印制有销售者的商标，即贴牌生产，是否构成专利法意义上的制造者？如不构成，是否适用合法来源抗辩？本文通过对司法实践中的相关案例进行法律分析，以期得出结论。

二
法律分析
（一）涉案产品上贴商标，不能简单断定被告为制造者

商标是识别商品来源的重要标志之一，这种价值主要通过消费者选择标示有相应商标的商品来实现。换句话说，商标的标示作用主要体现在市场阶段，而非制造阶段。也就是说，商标的标示作用主要体现了商标的使用人试图向消费者标示的产品来源，而不能证明产品的制造阶段的实际来源。故本案中原告仅凭商标的标示作用认为商标所有人为被诉侵权产品的制造者的主张没有依据。

在判例广东雅洁五金有限公司与温州蓝天知识产权代理有限公司一案【（2011）津高民三终字第57号】【（2012）民申字第211号】中，专利权人认为应推定商标所有人与被诉侵权产品的实际制造者是共同行为人，从而直接承担赔偿责任或承担连带责任。原审法院也认为，“首先，商标权人对其注册的商标使用、管理具有较高的谨慎注意义务，负有保证商标使用合法的职责。其次，商标权人将自有商标标注于被控侵权产品之上，具有向社会公众表明商品来源、提供品质保证的效用。第三，商标本身识别商品来源的功能决定商标是开拓市场参与市场竞争的重要工具，借助商标吸引消费者选择该商品，逐步树立商品声誉，从而获得利益，因此商标权人对于被控侵权产品的销售后果享有利益。”[1]综上，商标标识一旦用于被控侵权产品，应认定具商标权人有被控侵权产品制造者的身份。

然而，以上的观点被天津高院和最高院否定。最高院在再审裁定书中明确表示：“《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》指出，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的‘产品制造者’和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’。但是，该批复主要针对在诸如商标的所有人许可他人使用其标识的情况下，出现因产品质量不合格造成人身损害时，规定该标识的所有人应当与实际‘产品制造者’和‘生产者’一样承担损害赔偿责任。”[2]该批复不适用于《专利法》中制造者的认定。

上述观点在判例广州市强生信达贸易有限公司与上海出亚实业有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案【（2013）沪高民三（知）终字第10号】中，被上海市高院采纳。其在判决书中明确，“根据最高人民法院的该批复，在确立相关案件诉讼主体时，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均可被列为相应案件的当事人。产品上标示了姓名、名称、商标等标识即可初步认为相应的企业或者个人是相关产品的制造者，在案件起诉时就可以将相应的企业或者个人列为当事人。但在案件作出实体判决时，不能仅依据产品上标示的姓名、名称、商标等标识确认产品的制造者，而要根据各方当事人提供的全案证据进行认定。”[3]

因此，在本案中，仅凭被控侵权产品上的B公司商标，可以得出被控侵权产品是B公司制造的初步结论，但该初步结论被B公司提供的其与C公司的采购合同、增值税发票、汇款凭证等证据推翻了，根据B公司提供的该些证据应当认定B公司是被控侵权产品的销售者而非制造者。

（二）ODM贴牌生产中，商标权人的身份确定

贴牌生产，指加工承揽人根据约定，为定作人加工生产使用特定商标的产品并将该产品交付给定作人，根据约定收取费用的贸易方式。目前贴牌生产主要有两种模式：OEM(Original Equipment Manufacturers)模式和ODM(Original Design Manufacturer)模式。OEM，是指定作方利用其自身技术负责设计和开发新产品，通过合同订购的方式委托生产厂商使用自己品牌或商标生产产品，并根据约定支付加工费或将所订产品买断的生产模式。ODM，是指生产厂商受定作方委托，运用其自身生产技术或产品设计，使用定作方的商标生产产品的生产模式。两者的区别在于，OEM使用的是定作方的技术，而ODM使用的是生产厂商的技术。

虽然本案中B公司与C公司之间没有明确的贴牌生产合同，但从实际操作看，通过采购行为，完成了C公司作为加工方为定作方B公司加工使用特定商标的商品的ODM生产模式，也符合贴牌生产作为一种加工承揽行为的法律属性。

根据判例飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司、敖谦平、宁波新亚文照明电器有限公司、宁波亚明照明电器有限公司知识产权纠纷一案【（2011）浙知终字第172号】中，浙江省高院的观点：“在加工承揽合同下，定作方和加工方的行为是各自独立的，并不能将加工方的法律责任直接归属于定作方，尤其加工承揽中的对外侵权责任。”[4]在本案ODM生产模式下，被控侵权产品的技术由C公司提供，制造亦由C公司负责完成。B公司作为定作方并不存在故意诱导、怂恿、教唆加工方侵犯他人的专利权的情形，因此其所实施的行为未侵犯专利权。

以上观点被最高院予以肯定，在敖谦平与飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司等侵害发明专利权纠纷再审审查民事裁定书【（2012）民申字第197号】中，最高院指出，“根据专利法第十一条规定，未经专利权人许可而为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的，属于侵犯专利权行为。这里的‘制造专利产品’，对于发明或者实用新型来说，是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。上述理解综合考虑了‘制造’一词本身的含义和专利法第十一条的立法目的。在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。”[5]简而言之，OEM模式中委托方与加工方成立双方共同制造侵权，ODM模式中，加工方独立承担制造侵权责任。本案中，根据被告提供的采购合同可以看出，采购合同被诉侵权产品是C公司设计生产，被诉侵权产品的技术方案完全来源于C公司，B公司没有向其就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求，B公司不是专利法意义上的制造者，其行为并不构成侵害涉案专利权。

（三）ODM中确定销售者身份的前提下，合法来源抗辩的适用

《专利法》中第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能够证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。在实践中各地法院出台了相应的规定，如江苏省高级人民法院在其编写的《侵犯专利权纠纷案件审查指南》第5.10条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，只承担停止侵权，不承担赔偿责任。合法来源，应当是指符合合同法要件的来源，即使用、许诺销售或者销售人对于被控侵权产品存在符合《合同法》规定的合同关系，而不是指被控侵权产品是经过专利权人许可制造的。北京市高级人民法院在其编撰的《专利侵权判定指南》第133条第3款中规定，合法来源是指使用者或者销售者从合法的额进货渠道，以合理的价格直接购买了被诉侵权产品，并提供相关票据。

从上述规定来看，北京市高级人民法院对合法来源显然缩小了适用范围，仅局限于买卖合同关系，有违反《专利法》之嫌。既然法律和司法解释没有对合法来源作出解释，只能从立法本意着手进行解读。

根据1984年和1992年专利法的规定，销售者只有在明知或者应当知道侵权的情况下售出专利产品的，才构成侵权，反之不视为侵权。然而，在上述法律的施行过程中，由于销售行为较制造产品的行为更容易发现，侵权产品的制造者为了躲避承担侵犯专利权的民事责任，往往利用该款规定，以隐蔽方式制造侵权产品，然后再由他人销售,造成了能够承担侵权责任的制造者难以找到，能够找到的销售者却又不承担侵权责任。因此，2000年和现行的《专利法》考虑到了上述情况，严格了合法来源抗辩的适用条件，销售者仅仅以“不知道”为理由尚不免除赔偿责任，还必须证明其销售或者使用的产品有合法来源。如果销售者提供的证据有利于专利权人找到制造侵权产品的源头，则免除其赔偿责任。由此可见，根据立法史可知，合法来源抗辩的目的在于查明侵权产品的制造者。

从以上的分析可以看出，贴牌生产可以做进一步细分，其中OEM涉及到委托人提供了技术，认定是生产者法律上没有障碍，但ODM由于没有参与专利法上的生产制造，因此不应认定为生产者。而且从专利法的立法史可知，合法来源的设立目的是查明侵权产品的制造者，在ODM下，如被告提供了上游生产商，法院还是要判决其承担责任，今后就没有这类销售者提供侵权产品来源，这显然与专利法背道而驰。故ODM下，委托人不应承担赔偿责任。

三
结 语
销售者合法来源抗辩及其赔偿责任的承担，是司法实践中一个极为疑难复杂的问题。本文仅对销售者是贴牌生产中ODM的情形展开了论述，得出结论：

在专利侵权案件中，销售者是贴牌生产中ODM的情形下，销售者并不构成专利法意义上的制造者，在其指明真正的制造者和提供了相应证据的情况下，可以适用合法来源抗辩。

参考文献：
[1] 天津市高级人民法院（2011）津高民三终字第57号民事判决书
[2] 最高人民法院（2012）民申字第211号民事裁定书
[3] 上海市高级人民法院（2013）沪高民三（知）终字第10号民事判决书
[4] 浙江省高级人民法院（2011）浙知终字第172号民事判决书
[5] 最高人民法院（2012）民申字第197号民事裁定书