金道原创 | 实务解读《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(三)(征求意见稿)》

前言
近日,最高人民法院正式发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(三)(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”),全文共31条,涵盖管辖、诉讼主体、权利要求解释、侵权比对、抗辩规则等专利诉讼全流程核心问题。作为直接指导司法实践的“风向标”,该征求意见稿的出台,既是对当前科技创新背景下专利审判新需求的回应,也将影响未来专利侵权案件的诉讼策略与裁判走向。作者结合自身专利诉讼办理经验,从实务视角,聚焦征求意见稿中最具突破性的四大核心变化,解读其背后的立法逻辑,以期为企业及同行提供意见参考。
一、管辖规则重构:剑指“虚列被告拉管辖”与“程序拖延”
管辖争议是专利侵权诉讼的“第一道门槛”,实践中“虚列被告制造管辖连结点”“滥用管辖权异议拖延诉讼”等问题屡见不鲜。征求意见稿第一条至第三条针对性给出解决方案,重构管辖审查逻辑,核心要点如下:
征求意见稿内容 实务解读 第一条 被告以原告通过虚列被告等方式制造管辖连结点为由提出管辖异议的,人民法院应当对据以确定管辖权连结点的被告与诉争事项是否存在实际联系进行审查。 被告仅以不构成侵权或者违约、不应当承担责任等实体理由提出管辖异议的,人民法院一般不予审查,但被诉侵权行为明显不属于法律规定的侵权行为的除外。 关于实质审查虚列被告:第一条明确被告提出异议下,法院需审查被告与诉争事项的“实际联系”;若原告为选管辖法院将无实质关联主体列为被告,被告提出管辖异议时,法院需实质审查而非形式审查,“拉无关主体入诉锁定管辖”的操作将在后续的司法实践中进一步受到规制。 第二条 当事人对驳回管辖权异议的一审裁定提起上诉的,在第二审人民法院对此作出终审裁定前,第一审人民法院可以组织证据交换、召集庭前会议等,但不得作出判决。第二审人民法院裁定管辖权异议成立的,上述证据交换、庭前会议的笔录应当作为受移送的人民法院审理的依据。 关于管辖权异议上诉期审理不停摆:当前形势下,管辖异议存在被当事人作为拖延案件审理的“暂停键”来使用的情况,无谓地增加了诉讼成本和时间。第二条规定当事人对驳回管辖权异议的一审裁定上诉时,一审法院可同步组织证据交换、召开庭前会议(仅不得作实体判决);若二审裁定管辖异议成立,已完成的程序材料可移交受移送法院复用,大幅压缩拖延诉讼空间,提升效率。 第三条 人民法院据以确定管辖侵犯专利权纠纷案件的销售行为地,一般包括销售者主要经营地、被诉侵权产品储藏地或者查封扣押地等,不包括原告可以任意选择的交货地、网络购物收货地等。 销售行为地管辖限缩:该规定已经在以往司法实践中多有采用,意见稿第三条进一步明确销售行为地仅包括销售者主要经营地、侵权产品储藏地、查封扣押地等;排除原告任意选择的交货地、网络购物收货地,避免随意选择管辖法院,使管辖确定更贴合侵权行为实质发生地。
二、权利要求解释精准化:在全面覆盖基本原则下,厘清保护边界
权利要求解释是专利侵权判定的核心,直接决定保护范围边界。征求意见稿第十条至第十五条围绕权利要求解释作出多项细化规定,旨在统一裁判标准,重点内容包括:
征求意见稿内容 实务解读 第十条 被诉侵权技术方案具有说明书记载的专利所要克服的现有技术缺陷的,人民法院应当认定其未落入专利权的保护范围。 排除“缺陷技术方案”的保护:明确若被诉侵权技术方案仍存在专利所要克服的现有技术缺陷,即未落入保护范围;从“专利创造性贡献”角度界定保护范围,避免专利权人将“未解决技术问题的方案”纳入保护。 第十一条 被诉侵权人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述未被明确否定的,权利人在侵犯专利权纠纷案件中主张将上述限缩的部分纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。 禁止“反悔”原则强化:特别是针对发明专利案件,在专利申请过程中,为保障专利授权,专利审查意见答复中很多时候存在作出限缩性修改或陈述的可能,相关线索无法再纳入保护范围;要求权利人在专利申请及无效程序中更审慎,避免因不当陈述丧失保护范围。 第十三条 专利权利要求中的技术特征对功能或者效果进行限定,且限定或者隐含了与该功能或者效果对应的特定结构、组分、步骤、条件或其相互关系等的,人民法院应当认定该技术特征不构成功能性特征。 之前在北京高院发布的《专利侵权判定指南》中有过类似介绍,本次意见稿正式在法律层面对于功能性特征认定进行细化,避免对于部分功能性特征的认定模糊:明确若权利要求中的功能/效果限定隐含了特定结构、组分等,该特征不构成功能性特征。
三、 诉讼主体与程序义务强化:权责更加对等
征求意见稿第八条至第九条、第五条至第七条围绕诉讼主体资格与程序义务作出补充,进一步理顺权利人与利害关系人的诉讼权利边界,强化程序诚信要求,核心要点:
征求意见稿内容 实务解读 第八条 ……独占实施许可合同的被许可人主张的赔偿请求获得支持的,对于专利权人在其他诉讼中就同一行为提出的赔偿请求,人民法院不予支持,但专利权人能够证明该侵权行为对其造成其他损害的除外。 第九条 受让人根据转让人的授权,以自己的名义对专利权转移登记日前发生的侵权行为提起诉讼的,人民法院应予审查。 利害关系人诉讼权利细化:独占许可被许可人可单独起诉,排他许可被许可人可共同起诉或在专利权人不起诉时单独起诉,普通许可被许可人需经明确授权方可起诉;同时围绕独占权利人和专利权人规定,独占许可被许可人获赔后,专利权人就同一行为再主张赔偿的,法院不予支持(除非证明存在其他损害)。针对发生专利转让的,根据侵权行为发生时间,法院将审查诉讼主体的诉权。 第六条 权利人主张的权利要求被宣告全部无效、部分无效或者修改被国务院专利行政部门接受的,权利人应当及时告知正在审理专利侵权诉讼的人民法院。无正当理由未及时告知的,人民法院可以判令其承担相应的不利后果。 第七条 人民法院可以要求当事人提交涉案专利关联案件情况。当事人在合理期限内无正当理由拒不提交的,人民法院可以判令其承担相应的不利后果。 由于国内确权和侵权双规制度,法院并不当然了解专利当前效力的最新情况,因此该解释也对于告知义务进行了明确。特别是作为权利人,应当在专利权利要求被无效或者部分无效的情况下,及时告知侵权诉讼审理法院,并针对性地调整所主张的权利基础,避免承担不利后果。
四、 现有技术抗辩规则优化:边界更清晰
现有技术/设计抗辩是被告的核心抗辩理由之一,征求意见稿第十九条至第二十条对其适用规则作出重要调整,平衡权利保护与公共利益,重点如下:
征求意见稿内容 实务解读 第十九条 被告以记载在同一对比文献的两个以上不同技术方案的组合主张现有技术抗辩的,人民法院不予支持。 被告以记载在同一对比文献不同部分的内容主张现有技术抗辩,上述内容在文义上相互解释、在技术上相互支持、共同解决一个技术问题的,人民法院应予支持。 被告以一份对比文献记载的一项现有技术与公知常识的组合主张现有技术抗辩,且属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院一般应予支持。 现有技术组合抗辩的限制:明确禁止以“同一对比文献的两个以上不同技术方案组合”主张现有技术抗辩;但同一文献中相互解释、共同解决同一技术问题的不同部分,或现有技术与公知常识的简单组合(本领域普通技术人员可轻易联想到),可支持抗辩,既避免被告不当扩大现有技术范围,也未过度限制合理抗辩空间。这里仅放开了公知常识,所以后续对于公知常识证据的认定将是新的重点研究内容。 第二十条 当事人在第一审程序中未主张现有技术或者现有设计抗辩,但在第二审程序中提出的,人民法院应予审查。在第一审、第二审程序中均未主张现有技术或者现有设计抗辩,但在审判监督程序中提出的,人民法院不予审查。 抗辩提出时间放宽:允许被告在二审程序中首次提出现有技术/设计抗辩(此前实务中多要求一审提出);但审判监督程序中首次提出的,法院不予审查,兼顾被告抗辩权利与程序稳定性。 第二十一条 当事人依据向国务院专利行政部门提出的在先申请主张不侵权抗辩,被诉侵权技术方案的全部技术特征均已被该在先申请单独、完整地公开的,人民法院应当认定不构成专利侵权。 在专利无效行政程序中,有抵触申请抗辩程序,但是在诉讼程序中始终未有相关法律依据支撑。作者认为该条恰恰是为诉讼中“抵触申请抗辩”提供了法律依据。避免耗时地通过无效程序去解决,在诉讼中可直接认定为不侵权。
结语和建议
细阅征求意见稿全文,在体会本次征求意见稿内在逻辑和规制倾向下,无论是在后续专利维权还是侵权应对中,企业和律师同行都应当进行更为全面的事前分析。其中不仅需要提前梳理自身专利许可状况、针对管辖规则变化合理选择诉讼主体与管辖法院,避免因“虚列被告”导致管辖异议败诉,同时也要充分理解“管辖权异议上诉期并行程序”规则,作为原告妥善沟通加快案件推进节奏。另外,围绕“禁止反悔”原则的再次强化,企业需重视专利申请程序,充分认识针对国知局的意见答复的重要性,避免在申请过程中的限缩性表述使得后续授权专利丧失合理的保护范围。
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