金道原创 | 企业视角下如何正确理解及审核权利要求

作为科创型企业,除运用商业秘密保护自有技术外,亦积极申请专利保护其发明创造。
当专利代理师撰写完成专利申请文本特别是权利要求书后,需要企业对此进行确认。企业对专利申请文本进行准确的确认相对来说比较困难,尤其是权利要求,专利代理师会将企业交付的技术交底材料中的一个技术方案拆分成多个技术方案,进行分层式撰写,以期获得更广的保护范围。企业面对被拆解后的技术方案,往往会觉得权利要求晦涩难懂,无法准确理解和审核。
本文着重于帮助企业从实质性角度理解及审核权利要求。
一、权利要求书/权利要求的重要性
首先,权利要求书是专利申请必交的文件之一。《专利法》规定,申请发明或者实用新型专利,应当提交请求书、说明书及其摘要、权利要求书等文件,即企业在申请发明或者实用新型专利时,如缺少权利要求书,国务院专利行政部门将不予受理该申请。
其次,权利要求决定了发明创造受保护的可行性以及能够获得保护的程度。《专利法》规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。换句话说,企业申请的专利能够获得法律保护的深度和广度依赖于权利要求记载的范围。
二、权利要求书/权利要求应当满足的要求
权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。严格来说,权利要求书必须至少要有一条权利要求即独立权利要求,实用新型专利的独立权利要求应当写在第一位。
(一)独立权利要求应当满足的要求
《专利法实施细则》第二十三条规定,独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。
1.什么是权利要求反映的技术方案要解决的技术问题
作为一个原则,发明创造的任何技术效果都可以作为确定技术问题的基础。简而言之,企业交底材料中的技术方案与现有技术相比,往往存在多个技术效果,一条权利要求可以只解决一个技术效果所对应的一个技术问题,而不要求解决所有的技术问题。
2.什么是独立权利要求必须记载的解决技术问题的必要技术特征,以及如何判断某一技术特征是否为必要技术特征
必要技术特征是指发明创造为解决该技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明创造的技术方案。
判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当是从所要解决的技术问题出发,而不能简单地将实施例中的所有技术特征均认定为必要技术特征。简而言之,想要权利要求的保护范围越广,则对应的技术特征应越少,如果一个技术特征缺少,就不能解决上述的技术问题,那么其就是必要技术特征,反之,则不是。
在笔者代理的“某孢子粉”相关专利的无效案件当中,国家知识产权局有同样的观点,其在无效决定书中记载:“要求独立权利要求应当包含必要技术特征,是为了保证其所限定的技术方案能够解决发明声称所要解决的技术问题,而非要求其必须包含那些存在于优选实施方式中的技术特征。实施例仅是给出了一种优选的操作示例,并不意味着其所有操作步骤都是解决技术问题的必要特征。”
因此,企业在理解和审核权利要求时,可以从要解决的技术问题出发,着眼于解决一个技术问题,然后去思考解决该技术问题所需要的必要技术特征,非必要技术特征可以通过从属权利要求进一步限定。
(二)权利要求应当满足的要求
《专利法》第二十六条第四款规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
1.怎么理解权利要求书应当以说明书为依据
权利要求书以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持,即权利要求所保护的技术方案能从说明书公开的内容中得到或概括出来的技术方案,并且没有超出说明书公开的范围。
如果说明书中记载多个实施例的,允许通过概括得到权利要求保护的技术方案。因此企业在提供技术交底材料时,应尽量提供一个以上实施例,以便专利代理师可以概括得到较大保护范围的权利要求。企业在审核代理师撰写的权利要求时,也要关注权利要求是否得到说明书的支持,并考虑这种概括是否适当准确。
虽然一项权利要求所保护的技术方案只要解决一个技术问题即可,那如果解决两个或两个以上技术问题是否可以?答案是肯定的。那如果解决了一个技术问题但没有完全解决另外一个技术问题,能否认为是得到说明书支持?答案可同样在笔者代理的“某孢子粉”相关专利的无效案件中找到,国家知识产权局认为:“当发明主张可解决多个技术问题时,若请求保护的技术方案已能解决发明的核心技术问题,对于优选方案所对应的其他技术问题的未有效解决并不会导致其得不到说明书的支持。”
2. 权利要求还应当满足清楚、简要的要求
权利要求应当清楚,即权利要求的主题名称应当清楚,不允许采用模糊不清的主题名称,且主题名称应当与权利要求的技术内容相适应以及权利要求不得使用含义不确定的用语,如“厚”“强”“弱”“高温”“高压”“约”“接近”等,除非这种用语在特定技术领域中具有公认的确切含义。
企业申请专利除为保护自有技术、提高核心竞争力以外,往往还会将专利使用在其他的用途上,此时可能会对主题名称有特别的要求,但即便如此,对主题的命名也需要符合相关规定。
在提供给专利代理师的技术交底材料若有涉及数值范围的,应在具体实施例中提供具体数值,以便代理师理解、概括权利要求所要保护的技术方案,企业应着重审核权利要求所概括的数值范围是否得到说明书支持,并清楚地确定发明或实用新型所要求保护的范围。
另外,权利要求应当简要,即权利要求的数目以及表述应当简要,不得使用商业性宣传用语或者对原因、理由做不必要的描述。企业在审核权利要求时,着重审查表述是否简要,是否有出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求,是否出现商业性宣传用语等。
除此之外,权利要求还有其他形式上的要求。本文旨在让企业在面对已经撰写完毕的权利要求书,能够快速地理解和审核该权利要求书是否与其提交的技术交底材料或实际技术方案相符,并不在于对权利要求书是否满足《专利法》及其细则、审查指南的所有要求面面俱到的解释和分析。
律师简介 PROFILE 金英 律师 工学学士 专利代理师资格 业务领域:知识产权 社会职务: 中国知识产权维权援助中心(浙江)专家库成员 杭州市西湖区人大常委基层立法专家库成员 杭州市律师协会知识产权专业委员会委员 中国工业设计小镇工业设计知识产权公共服务平台智库顾问 联系方式: 手机:18858106438 邮箱:jinying@zjblf.com
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