金道20周年之办案策略 | 外观专利无效案件办理之道
编者按
本文收录在《诉之有道：金道典型案件和项目承办策略与技艺（2025）》中，特此刊登，旨在分享金道律师总结的法律服务办理经验。
一、引言
根据国家知识产权局公布数据，2024年我国外观设计专利授权量为64.3万件，外观专利依旧保持着高申请量的发展态势。可以说外观专利目前仍然是保护产品新外观设计的第一选择。随着区块链技术的发展，外观侵权诉讼中的取证难度得到进一步降低，这也使得外观专利的维权日益频繁。近年来，围绕外观专利的维权呈现两个特点：一是区域集中，广州、浙江、上海等区域案件数量突出；二是涉外案件增多，越来越多的境外主体重视外观专利带来的市场竞争优势，选择以专利保护其独占地位。我国目前对于专利授权和专利侵权诉讼采用的是行政和法院双轨并存的制度体系。简言之，国家知识产权局负责专利的授权和确权程序，法院负责对专利侵权事实进行审理但不会对专利本身的有效性进行裁判。但是两套体系又彼此相互影响，无效行政程序的无效结果直接影响诉讼案件的权利基础。专利权人在行政程序中对于专利的解释，在诉讼程序中构成禁止反悔原则。
二、专利无效宣告程序
专利无效宣告程序是指任何单位或个人认为已授权的专利不符合《专利法》规定，依法向国家知识产权局提出请求，要求宣告该专利全部或部分无效的法律程序。一旦专利被宣告无效，则诉讼将会因失去权利基础而结束。因此，专利侵权诉讼中的被告往往会在诉讼过程中启动专利无效宣告程序。虽说专利无效的结果将对专利诉讼产生直接影响，但无效程序的作用并不限于此，在无效程序中，国家知识产权局将对专利的授权性进行“复盘”，专利权人为维持其专利有效性也将对其区别特征进行进一步的解释。考虑到在一般的外观专利侵权诉讼中，被诉产品的外观往往并不会和专利设计一模一样，这时，区别点是否足以对整体视觉产生影响成为判断是否构成侵权的关键。因此，无论是专利权人，还是国家知识产权局，在专利无效中，对于区别点的解释和分析论述，在一定程度上都会成为诉讼案件中法官判断侵权的重要参考。这就使得专利无效宣告程序的作用不仅局限于结果，其过程论述内容同样会对法官在专利侵权诉讼中的判断产生影响。笔者也借由团队承办的一个典型案例，从外观专利专利权人的角度来介绍，如何在无效程序中，进行全面而细致的答辩。
三、办理之道
（一）专利无效宣告庭前准备阶段
1 意图识别：无效为形，诉讼为真
庭前梳理是开始阶段的重要工作，针对无效请求人提交的请求书及相关证据，专利权人应当进一步下沉分析对方的真实意图，也只有这样才能避免在答辩中落入对方提前挖好的“坑”，避免在禁止反悔原则下，无效程序中的答辩意见成为诉讼程序中对己方专利保护范围不利的自认。下面的案件就是典型的以无效为手段，为其后续诉讼进行铺垫。
2024年4月，意大利某品牌公司Q公司向国家知识产权局提起针对国内摩托车领先企业J公司的外观设计专利无效宣告请求。所针对的正是J公司不久前在国际展会中大放异彩的明星产品设计。笔者团队在对本案进行分析后，发现本次无效很有可能是在为后续的侵权诉讼作铺垫。因为Q公司以自身在先外观设计专利作为最接近的现有设计，主张涉案专利不符合《专利法》第二十三条第二款①规定的授权条件。若国家知识产权局作出决定，宣告涉案专利被该份单一证据无效，公司不仅会失去其专利保护，更严重的是这样一份决定将传递Q公司的专利与J公司产品设计构成相似的言外之意。一旦后续Q公司以其专利发起对J公司的侵权诉讼，国家知识产权局的决定将必然会对法官判断产生影响，使J公司面临巨大侵权风险。
2 证据整理：四维防御体系构建
无效程序中，专利权人在收到国家知识产权局转送的无效请求书及无效证据后，可以提交书面意见陈述和反证。在组织意见和收集证据时，应围绕请求人提交的材料，以“逻辑分析、特征解构、设计溯源、可视化比对”四重维度来构建专利权人一方的意见陈述以及证据体系。
（1）逻辑分析，洞悉焦点 就本案而言，Q公司庭前提交了三份证据，以对比设计1（自身专利）为基础，结合对比设计2（摩托车中部主支架、尾灯）和对比设计3（轮毂），主张被诉专利与组合设计无显著区别。其逻辑为基于对比设计1，确认两者的基本结构和整体外形高度相似，仅有的区别点在于踏板摩托车的细微局部设计（如尾灯、轮毂），进一步阐述上述局部设计差异也属于行业内的常规改变，同时结合对比设计2和对比设计3中也有类似设计，论证局部的细微区别不足以影响对比设计1和涉案专利之间的整体高度相似性。为此，Q公司通过表格形式对比，进一步强化证明涉案专利和对比设计1之间的整体相似性，以支持涉案专利不符合《专利法》第二十三条第二款所规定的授权条件。笔者团队在系统分析了每份证据的着力点和无效逻辑后，认识到如果无法将本案中整体相似的影响降低，将使得我们处于非常不利的地位。
（2）特征解构，重塑影响比重 由于整体的相似性是客观的事实，因此如何降低整体相似的影响是关键，这一步就涉及特征的解构，本团队确定了双管齐下的证据检索方向：一方面，溯源分析行业摩托车设计风格和标准化元素，将通用性设计部分证据化；另一方面，在局部区别点间建立联系，形成完整创新风格体系，即“凌冽之鹰”。针对涉案专利这类摩托车设计进行的全盘检索，按照不同企业、不同时间维度进行了模块化整理，检索近千篇摩托车有关设计专利后，经过三轮筛选，最终选择了7份证据来说明该类摩托车设计中属于行业通用设计的内容，并直观展现了不同厂家的设计之间的整体相似性。完成了针对涉案专利设计元素的解构，从整体相似中剥离出其中属于通用设计的部分，并围绕此建立逻辑说明通用设计部分在整体相似中的比重影响，阐述了一个内在含义：整体相似的视觉影响是由通用设计带来的，而非单独属于对比文件。
（3）设计溯源 在对特征解构之后，还需要回到专利设计本身。阐述专利设计的开始与演变。在本案的意见陈述中，笔者团队提交了包括J公司与意大利设计公司签署的关于专利设计的设计合同、转账凭证及多版本过程设计稿在内的多份证据。从原始的灵感起源，到设计底稿中呈现的设计构思和元素的演变，还原了专利设计的创作过程，彰显专利权人的原创理念。让审查员在审视整体案件的过程中，更能理解专利权人的创造性表达。
（4）可视化比对 在通过前面三步完成证据架构后，通过可视化比对将核心观点和证据引用结合清晰展现，不仅让审查员快速理解特征脉络，而且让观点与图片形成对应，得到进一步的强化。本案中，笔者团队将来自其他不同厂家的多项专利进行图表可视化比较，向审查员直观展现了摩托车作为一项发展近百年的产品，不同厂家在主要结构与整体布局上的高度一致性。由此说明整体布局带来的整体外形相似性并非无效请求人所提交的对比文件所独有，而已经是行业内的通用设计。由于通用性设计系长期积累形成的审美惯性，这类设计对于消费者而言常见且熟悉，并不会对消费者产生独特的视觉吸引。紧跟着通过进一步的可视化比对，指出在主要部件的局部设计上，特别是车身的线条、前脸、挡风板的线条、车头的线条、前挡泥板线条曲面、坐垫的线条曲面，仍然具有比较大的设计空间和灵活性，这类区别对消费者产生显著的影响。
（二）专利无效宣告口审阶段
1 程序和实体并重
专利无效程序中，在请求人和专利权人各自发表一轮书面意见后，国家知识产权局往往会参照一般诉讼程序，就案件召开现场的口审。在专利无效程序中，专利代理人作为一方代理人出庭的情况比较普遍，笔者发现专利代理人在处理无效案件时，对于技术理解和技术焦点的把握往往胜人一筹，但是对于程序并不会特别关注。回到本案中，笔者团队考虑把程序问题放在第一步发问。在审理一开始，我方围绕其境外主体资格证明、授权人身份证明、授权书公证认证程序等提出了多个疑点，而对方代理人显然没有考虑到我方会在此处发难，一时无法自圆其说，虽然最终合议庭允许其庭后补交有关材料说明，但是该首轮对抗给对方代理人带来了巨大压力，打乱了其预期准备。
2 巧用设计空间可视化，突破整体相似壁垒
一直以来，在外观无效程序中，整体上的相似性始终对合议庭的判断产生重要影响，如果能打破这种既有的思维定式，从设计空间这一维度切入，不失为一个极具价值的探索方向。设计空间作为论述专利申请前同类产品设计特点和创作自由度的法律概念，围绕其形成的法律体系也已相对成熟完善。但是，如何通过有关设计空间的证据论述，清晰地呈现已有设计的主要特点和其通用性形成过程是关键。在本案中，笔者团队针对设计空间的特征解构和内容组织，融合了诉讼可视化的理念，将所有证据材料围绕发明主体、时间轴线、区分设计元素等维度进行了系统的现场表达，为同类型案件提供了现有设计空间可视化的路径和方法。
3 强调区别联系，重视美学叙述
在专利无效中，专利权人为维护其专利有效性，往往会将专利设计与对比文件之间的不同点，进行完整的罗列，交由审查员来进行整体判断。笔者在这里想说明的是，罗列区别点只是第一步，专利权人更应当重视区别点之间的联系，进行风格的整体性表达。在本案中，笔者团队在现场以“凌冽之鹰”为风格主线，进行了一场关于鹰的凌冽之美的美学叙述，将车身腰线区别点联系流线型鹰翅，将挡泥板突出棱线区别点联系鹰嘴，将转向灯区别点联系鹰眼，将换气栏栅区别点联系鹰鼻……让每一个区别点都成为表达鹰整体凌冽美感不可或缺的一部分，使得每个相互独立又统一的区别点，共同构成了整体凌冽风格的组成符号。 需要注意的是，在整体相似或者区别点虽多但是都属于局部设计时，仅仅罗列区别点往往不足以对抗整体相似的劣势。本案中，笔者团队恰恰是通过定义一套贴近形象的设计风格体系，在区别点之间建立了联系，将原本孤立的区别点整合成为独特风格表达不可或缺的组成部分，彼此相互协同、有机融合，共同输出了一套关于专利设计的独特美学表达方案，最终得到了合议组的高度认可。
四、启示
专利类案件的典型特点就是法律和技术或设计在特定层面的融合。在这类案件的办理中，笔者深刻地认识到既不能跳出法律大谈技术或设计，也不能仅阐述法律本身，而忽略技术或设计的发展背景。这就需要我们通过和客户更频繁和更全面的沟通来理解每处技术与设计的细节，还原技术和设计的演变脉络。笔者深信办理专利类案件本身就是一门艺术，用技术的思维给晦涩难懂的技术做减法，还原技术本质；同时，用法律的思维来链接技术事实，厘清法律关系。最后，笔者坚信，只要心怀热忱，笃定前行，在案件中付出的每一分努力都会得到回响。
注释： ①《专利法》第二十三条第二款规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
声明 本文仅代表作者本人观点，不代表浙江金道律师事务所或其律师出具的任何形式的法律意见或建议，内容仅供参考。如需转载或引用文章任何内容，欢迎私信沟通授权事宜。